Родовая структура не должна содержать вариации внутри альтернативных структурных фрагментов, т.е. структуры типа "каскада"

4. Родовая структура не должна содержать вариации внутри альтернативных структурных фрагментов, т.е. структуры типа "каскада".

5. Если родовая структура включает не ближайшие структурные аналоги, то каждое соединение должно быть реально получено и охарактеризовано, т.е. количество примеров определяется в зависимости от структурной близости объединяемых соединений. Однако понятие "структурные аналоги" для патентно-правовой практики не определено, а потому в настоящее время вопрос экспериментального подтверждения формулы изобретения, представляющей родовую химическую структуру, также остается открытым. [3].

В связи с тем что родовые структурные формулы защищают большое количество реально не полученных химических соединений, одна из проблем состоит в том, как быть в случае, когда кто-то действительно получил химическое соединение, подпадающее под общую формулу, ранее запатентованную.

Зарубежная практика выработала для подобных случаев такое патентно-правовое понятие, как "селективное" изобретение, которое может быть использовано для различных широких формул изобретения, но оно особенно актуально в области органической химии. [10].

Для решения возникающей проблемы зарубежная патентно-правовая практика предлагает так называемые патенты на "селективные" изобретения, которые, по мнению некоторых авторов, обеспечивают их владельцам такой же объем прав, как и обычные патенты на химические соединения. Признание нового предложения "селективным" изобретением на химическое соединение связано с удачным отбором (селекцией) из ранее описанной и запатентованной родовой структуры небольшого числа соединений или даже одного соединения, относительно которых удалось доказать, что они обладают практически ценными свойствами, позволяющими использовать их по существенно новому назначению.

Согласно установившейся за рубежом практике, чтобы подобное предложение могло быть сформулировано как изобретение на вещество (химическое соединение), оно должно удовлетворять трем основным условиям:

·     выбранная группа веществ должна обладать практически ценными свойствами, существенно отличающимися от свойств, присущих всему роду или классу соединений;

·     этими ценными свойствами должны обладать все члены выбранной группы;

·     должно быть доказано, что вновь открытыми ценными свойствами обладают только вещества из выбранной группы, а не все члены родовой структуры вообще.

Однако на практике эти условия выполнить не так просто, особенно если "селекция" произведена из родовой структуры, содержащей миллионы конкретных соединений. Возникают сложности хотя бы с точки зрения осуществления патентного поиска.

Ни об оценке охраноспособности "селективных" изобретений, ни об объеме прав, вытекающих из патента на них, ни о хозяйственной зависимости между владельцами первого патента и патента на "селективные" изобретения в наших нормативных документах или патентно-правовых актах никаких сведений не имеется. [3]

2. Особенности составления формулы изобретения, относящегося к веществу

Новое, индивидуальное химическое соединение характеризуется в формуле изобретения символом, графическим изображением связей между атомами в молекуле, т.е. структурной формулой, которая сама по себе не может служить средством распознавания объекта изобретения в его практическом использовании. Сравнение или сопоставление реального технического объекта со структурной формулой - бессмысленная операция. Следовательно, основную функцию формулы изобретения - служить непосредственной мерой для установления факта использования изобретения - формула изобретения на химическое соединение не выполняет.д.ля того, чтобы доказать соответствие реального объекта той формуле изобретения, т.е. той структуре, которая в ней изображена, необходимы дополнительные условия, а именно идентификация химического соединения. Идентификация - это установление вида и состояния молекул химического соединения, а также система доказательств соответствия химического соединения той химической структуре, которую ему приписывают. При этом проводят сопоставление физико-химических констант, свойств, данных спектральных анализов и реакций. Отсюда ясно, какую первостепенную роль приобретают вопросы идентификации и, следовательно, характеристики химического соединения с помощью определенных свойств, так как на практике именно они используются для сравнения реального объекта с тем, который запатентован и описан структурной формулой.

Следует учесть, что вопросы идентификации химических соединений, установление их "химической физиономии" не всегда просты. До сих пор не существует единой схемы анализа и идентификации органических соединений. Степень доказательства получения запатентованной, заявленной или опубликованной в литературе химической структуры, т.е. степень доказательства реальности химического соединения, имеет важное значение при определении новизны химических соединений.

Второе своеобразие формулы изобретения на химическое соединение вообще - существование двух видов или типов формул изобретения, так называемой "абсолютной" и ограниченной назначением или применением.

Возникновение этих двух форм в патентно-правовой практике опять таки следствие своеобразия самого химического соединения.

Действительно, если устройство, композиция или способ уже при создании связаны с определенным назначением, то химическое соединение может быть результатом чисто академического исследования. Сама по себе химическая структура не несет конкретной информации о назначении, но при этом возможностей выявить даже несколько назначений или областей применения очень много, несравнимо больше, чем у других видов объектов изобретения.

Такие практически неограниченные возможности использования одних и тех же химических соединений в силу их полифункциональности с точки зрения патентного права влекут за собой неограниченный объем защиты. Если прибавить к этому обстоятельству широкие возможности в осуществлении различных способов получения одного и того же индивидуального химического соединения, то становится понятным, почему "абсолютная" защита химических соединений вызывала у многих патентоведов опасения. Такая защита дает право патентообладателю контролировать все виды использования и технологии получения химических соединений. В тех странах, где химики достаточно профессионально ориентируются в последствиях патентно-правовой практики, именно они были инициаторами той или иной формы защиты химических соединений.

При абсолютной форме защиты химических соединений формула изобретения содержит только структурную формулу. При ограниченной назначением форме защиты формула изобретения имеет следующий вид: "соединение структурной формулы А в качестве инсектицида".

В первом случае патентовладелец получает определенные права на любое последующее использование запатентованного им соединения и на любые новые способы его получения и применения.

То есть всякий, запатентовавший новый способ его получения или применения, будет обязан получить лицензию от первого патентовладельца. Правда, при этом первый патентовладелец, в свою очередь, должен будет получить соответствующую лицензию, если захочет использовать новые запатентованные не им способы получения или применения.

Такая форма защиты позволяет выстроить определенную иерархию патентных прав, по заслугам отдавая должное создателю нового химического соединения.

Вторая форма - ограниченная назначением - приводит к неопределенности. Недаром в ФРГ после введения прямой защиты химических соединений очень скоро отказались от такой формы, перейдя на абсолютную. Для того чтобы понять, почему вторая форма защиты химических соединений приводит к значительному сужению прав создателя нового химического соединения, а также к неопределенности в сфере использования, необходимо напомнить, при каких условиях можно говорить о нарушении патента. В соответствии с ГК РФ Статья 1358, п.2 нарушением исключительного права патентообладателя признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже продукта, содержащего запатентованное изобретение, а продукт признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, если в нем использован каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы изобретения. [6, Статья 1358, п.3]

Поскольку признак, определяющий назначение, входит в независимый пункт формулы, то изготовление, ввоз, предложение к продаже, а также любое применение, кроме указанного в формуле, не будет нарушением патента. [2]

В соответствии с подпунктом (6) п.3.3.1. Правил признак, включаемый в формулу изобретения, целесообразно выражать общим понятием, если выявлены несколько форм реализации признака, каждая из которых в совокупности с другими существенными признаками обеспечивает получение одного и того же технического результата, или в виде альтернативных понятий, характеризующих разные формы реализации признака, но обеспечивающих получение одного и того же технического результата.

Применительно к области химии биологически активных соединений указанная норма могла бы быть использована, например, согласно следующей схеме: заявитель, получив новое соединение с химической структурной формулой А, обладающее биологической активностью, в первую очередь определяется в вопросе о целесообразности защиты патентом именно этого конкретного соединения. Поскольку очень часто новое соединение оказывается представителем группы соединений, обладающих одинаковой (по виду, но не обязательно по уровню) активностью, заявителю следует убедиться в том, что соединение не относится к числу соединений подобной группы. При этом ему часто не обязательно проводить дополнительную экспериментальную проработку. Заявитель не должен упускать из виду то обстоятельство, что Правила позволяют ему теоретически обосновать возможность получения производных соединения (или оно само является производным другого соединения) с желаемой активностью, т.е. введения в молекулу радикалов, которые заведомо либо не будут существенно влиять на ценное биологическое свойство (активность), либо, напротив, будут его развивать или даже дополнять [7, пп. (2) п.3.3.2.4. и пп. (1) п.3.3.2.5].

В случае, если заявитель в результате таких исследований (теоретических или экспериментальных) выявляет (устанавливает), что в качестве заместителей в формуле А могут быть представлены, например, R1 - водород, алкил, карбокси и т.д., R2 - водород, галоид, гидрокси и т.д., R3 - водород, гидрокси, алкиламино, циклоалкил и т.д., ему следует подать заявку на группу соединений, имеющих общую структуру (структурную формулу).Т. е. в рассматриваемом случае формула изобретения могла бы быть представлена, например, следующим образом:

Соединение общей структурной формулы (1), где (далее расшифровываются значения R и А). [10]

Специфика индивидуального химического соединения определяет такое сужение объема прав, так как оно может быть создано и очень часто сначала создается вне зависимости от его последующих применений. Таким образом, нарушением такого ограниченного патента будет только применение в качестве инсектицида. Осуществление контроля за нарушением патента на стадии использования, например, на полях (или где бы то ни было) крайне сложно, если не сказать практически невозможно. Если бесконтрольно производится и продается соединение А, то покупатель вправе использовать его по своему усмотрению. Другое дело, если на товаре написано, что это инсектицид, тогда уже продажа его становится нарушением. [3]

В соответствии с "Правилами" в формуле изобретения на химическое соединение не требуется указание на его назначение, а это означает не что иное, как абсолютная защита: "В формулу изобретения, характеризующую химическое соединение с установленной структурой любого происхождения, включаются наименование соединения по одной из принятых в химии номенклатур или обозначение соединения и его структурная формула (назначение соединения может не указываться)" [7, П.3.3.4.].

В случае химического соединения с неустановленной структурой (неидентифицированные химические соединения, соединения неустановленного состава) в формуле изобретения приводятся наименование, содержащее характеристику назначения соединения, физико-химические и иные характеристики, позволяющие отличить данное соединение от других, в частности признаки способа его получения. [7, П.3.3.4.].

Ниже приведены примеры формул изобретения на неорганические и органические соединения.

Пример 1.

Патент РФ N 2030359