Договор об уступке патента

Содержание

Введение

1. Сущность уступки патентных прав и лицензионных соглашений

2. Разработка правил рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца

3. Общие требования к договорам о передаче прав на объекты промышленной собственности

4. Требования к оформлению документов, необходимых для регистрации договоров о передаче прав на объекты промышленной собственности

5. Процедура регистрации договоров о передаче прав на объекты промышленной собственности

6. Процедура внесения изменений в договоры о передаче прав на объекты промышленной собственности

7. Информация о зарегистрированных договорах о передаче прав на объекты промышленной собственности

Заключение

Список литературы

Приложение 1. Правила рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4. Договор об уступке патента

Введение

Тема представленной работы – «Договор об уступке патента»

Патентный закон Российской Федерации, введенный в действие в 1992 г., предусматривает единственную форму охраны изобретений — патент исключительного права. Выдача патента предоставляет исключительное право его обладателям на использование изобретения и одновременно запрещает третьим лицам, в частности, изготовление, использование и продажу изделий или применение способа, базирующихся на применении запатентованного изобретения. В соответствии со статьей 13 Патентного закона РФ использование запатентованного изобретения третьими лицами допускается лишь на основе лицензионного договора, заключенного между патентообладателем и пользователем лицензии.

Регистрация лицензионных договоров и договоров об уступке патентов предусмотрена законодательством ряда зарубежных стран. Так, положение об обязательной регистрации лицензионных договоров и договоров об уступке патентов с целью подтверждения их действительности, как в отношении сторон договора, так и в отношении третьих лиц, содержится, например, в патентных законах Бельгии, Швейцарии, Португалии, Норвегии, Швеции.

В соответствии с законами таких государств, как Австрия, Великобритания, Греция, Франция, регистрация лицензионных договоров о передаче прав на объекты промышленной собственности не носит обязательного характера, но при отсутствии регистрации сделка недействительна в отношении третьих лиц.

1. Сущность уступки патентных прав и лицензионных соглашений

Патентообладатель может не только самостоятельно использовать принадлежащую ему разработку, но и предоставить право на ее использование другим лицам либо вовсе уступить свои права, вытекающие из патента. Соответственно различаются уступка патентных прав и заключение лицензионных соглашений на использование запатентованных разработок.

Уступка патентных прав означает передачу патентообладателем принадлежащих ему прав другому лицу — физическому либо юридическому. Чаще всего уступка патентного права осуществляется по модели договора купли-продажи, однако может происходить и в иных формах, а именно в форме договора мены, дарения, включать элементы договоров подряда или услуги и т. д.

Уступка патентных прав, в какой бы договорной форме она ни осуществлялась, означает, что к приобретателю патента переходят в полном объеме все права, которыми обладал патентовладелец (то есть уступить только часть прав и оставить за собой остальные нельзя).

Наряду с уступкой патентных прав патентообладатель может выдавать разрешения на использование разработки другими лицами. Выдача таких разрешений осуществляется путем заключения лицензионных договоров.

Заключение лицензионного договора означает, во-первых, расширение круга юридических и физических лиц, которым на законных основаниях разрешено пользоваться изобретениями и другими охраняемыми объектами промышленной собственности, и, во-вторых, обременяет патент, ограничивая объем исключительных прав патентообладателя, полученных им на момент выдачи патента или другого охранного документа.

По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности на срок и в объеме, предусмотренных договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

В зависимости от объема передаваемых прав различаются договоры о выдаче простой (неисключительной) и исключительной лицензий. По договору неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и право на предоставление лицензий третьим лицам.

При выдаче исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объекта промышленной собственное и в пределах, предусмотренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату.

Взаимные права и обязанности лицензиата и лицензиара определяются заключенным договором, а также общими положениями гражданскою законодательства о сделках, в том числе договорах, так как специальная регламентация этих отношений патентным правом фактически отсутствует. На практике при заключении лицензионных договоров стороны согласуют друг с другом ряд обычных условий, которые, с одной стороны, определяют объем передаваемых прав, а с другой — устанавливают дополнительные обязательства сторон.

К первой группе относятся условия о сроке и территориальных пределах действия передаваемых прав, круге разрешенных действий, сфере использования разработки, количественных ограничениях и т.п. Срок действия лицензии может быть, в принципе, любым, но не превышающим срока действия самого патента. На практике он обычно меньше, как правило, не превышает 3—5 лет.

Патент, выданный Патентным ведомством РФ, действует на всей территории РФ. Заключая лицензионный договор, стороны оговаривают территориальные пределы действия лицензии (вся территория РФ, территория субъекта РФ, другая территория и т.п. ).

В отличие от уступки патентных прав, лицензия может быть выдана не только на все возможные способы использования разработки, но и лишь на некоторые из них, например, только на применение разработки, только на ее продажу и т. д.

Наконец, права лицензиата могут быть ограничены какой-либо определенной сферой деятельности или отраслью промышленности, например производством потребительских товаров, предельным количеством выпускаемых изделий и т.п.

Ко второй группе относятся те условия лицензионного договора, которые определяют размер и порядок выплаты лицензионного вознаграждения, гарантии патентообладателя в отношении передаваемой разработки, взаимные обязательства по обмену усовершенствованиями, обязанности по защите передаваемых прав от посягательств третьих лиц и т.п.

Наиболее важным и сложным является определение лицензионного вознаграждения. Его размер и порядок выплаты определяются самими сторонами и, в принципе, могут быть любыми. Но для патентной практики обычен такой способ определения вознаграждения, как:

а) установление единовременного вознаграждения при подписании лицензионного договора (так называемый паушальный сбор);

б) установление текущих отчислений в процентном отношении к извлекаемой прибыли или к цене запатентованного продукта (так называемого роялти).

Завершая анализ лицензионных соглашений, укажем еще на два момента:

а) условия лицензионного договора не должны нарушать норм законодательства о конкуренции и ограничении монопольной деятельности (например, лицензиар не может диктовать лицензиату цены на реализуемую продукцию, запрещать заключать договоры с определенными категориями лиц и т.п.);

б) лицензионные договоры, равно как и договоры об уступке патентных прав, подлежат обязательному заключению в письменной форме и должны быть зарегистрированы в Патентном ведомстве РФ под страхом их недействительности. За регистрацию взимаются специальные пошлины.

2. Разработка правил рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца

Статьи 10 и 13 Патентного закона РФ предусматривают обязательную регистрацию лицензионных договоров и договоров об уступке прав на патент в Роспатенте. Без регистрации такие договоры считаются недействительными, то есть не производят юридического действия, как в отношении сторон договора, так и в отношении третьих лиц. Жесткость этой нормы предопределяет подход к процедуре регистрации — регистрация лицензионных договоров и договоров об уступке права на патент должна стать своего рода гарантией соблюдения режима законности при заключении договоров.

Именно это обстоятельство в сочетании с практикой регистрации явилось предпосылкой для разработки Правил рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца (далее — Правила), прошедших проверку на соответствие действующему законодательству и регистрацию в Минюсте Российской Федерации (регистрационный № 653 от 12.05.95 г.) (См. Приложение 1).

При разработке Правил изучена и обобщена обширная практика — к этому времени в Управлении лицензий и договорных отношений было рассмотрено и зарегистрировано около 3 тысяч договоров. В отличие от ранее действовавшего Порядка, который в большей своей части определял характер взаимодействия подразделений Роспатента в процессе регистрации, новые Правила содержат детальную регламентацию процедуры регистрации лицензионных договоров и договоров об уступке патента.

Правила вступили в силу 22 июля 1995 г., через месяц после публикации в газете «Российские вести» от 22.06.95 г., и заменили собой действовавший ранее Порядок регистрации договоров о передаче права на использование изобретения и права на патент, утвержденный приказом Роспатента.

3. Общие требования к договорам о передаче прав на объекты промышленной собственности

Правилами установлен порядок регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, на которые выданы патенты Российской Федерации.

Согласно статье 26 Патентного закона начало действия исключительного права, являющегося предметом таких договоров, связано с датой выдачи патента, которая совпадает как с датой регистра изобретения, полезных моделей и промышленных образцов в Государственных реестрах, так и с датой публикации сведений о выдаче патентов.

Лицо, на имя которого испрашивается патент по заявке, поданной в патентное ведомство, может заключать договоры, в основе которых лежат права на патентную заявку в различных стадиях оформления, но такие договоры не подлежат регистрации в Роспатенте, т.е. действительны без регистрации до выдачи патента по заявке на объект промышленной собственности.

После выдачи патента по заявке на объект промышленной собственности, право на использование которого передавалось в рамках вышеуказанного договора, такой договор после внесения соответствуюших дополнений необходимо представить на регистрацию в порядке, установленном настоящими Правилами.

В данном случае имеет место последовательное преобразование договора о передаче ноу-хау (до публикации материалов заявки) в лицензионный договор с временной правовой охраной (после публикации материалов заявки) и далее, после выдачи патента, в договор патентной лицензии, подпадающей под действие статьи 13 Патентного закона.

Лицензионным называется договор, по которому патентообладатель (лицензиар) предоставляет право на использование запатентованного объекта, а лицо, которому предоставлено это право (лицензиат), обязуется вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие, предусмотренные договором действия.

В статье 13 Патентного закона РФ дано определение двух видов лицензионных договоров — исключительной и неисключительной лицензии.

По договору исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право использования объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату.

По договору неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензии третьим лицам.

Лицензионный договор — договор особого рода, который прямо законом не регулируется. Вместе с тем на этот вид договоров распространяются соответствующие положения Гражданского кодекса РФ.

Как к одной из разновидностей сделки, к лицензионному договору применимы правила, установленные для сделок (глава 9, «Сделки», подраздела 4 раздела I Гражданского кодекса РФ).

Будучи основанием возникновения обязательств, лицензионный договор должен соответствовать правилам, содержащимся в подразделе 1 раздела III Гражданского кодекса РФ «Общие положения об обязательствах», а также в подразделе II «Общие положения о договорах» этого раздела.

Действующим законодательством сторонам предоставлена возможность свободно определять содержание договора, лицензионные договоры могут содержать элементы различных договоров, а именно договоров аренды, купли-продажи, подряда, договоров о совместной деятельности. Такая возможность предусмотрена статьей 421 Гражданского кодекса РФ, пунктом 4 которой установлено, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 422 Гражданского кодекса РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивными нормами), действующими в момент его заключения.

Ряд положений лицензионного договора и договора об" уступке патента непосредственно вытекает из действующих законов (положения о предмете договора, территории и сроке действия, объеме передаваемых прав).

К правоотношениям сторон, возникающим в рамках лицензионных договоров, при отсутствии специальной нормативной базы применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых в них содержатся, на основе аналогии закона (ст. 6 Гражданского кодекса РФ).

Так, к договору об уступке патента в большей части применимы правила о договоре купли-продажи, так как, в отличие от лицензионного договора, представляющего собой согласованное на определенный срок длящееся обязательственное правоотношение, договор об уступке патента является обменной сделкой, совершаемой обычно путем обоюдного исполнения и аналогичной по своей природе договору купли-продажи. По существу, это продажа патента, в результате которой патентообладатель, выступающий в качестве передающей стороны, утрачивает все, в том числе и формальные права на патент.

В качестве методического материала при составлении лицензионных договоров могут быть использованы примерные договоры исключительной и неисключительной лицензии, утвержденные приказом Госкомизобретений от 27.06.91 г. № 5 и опубликованные в журнале «Запросы изобретательства», № 9—10,1991 г.

Примерные лицензионные договоры разработаны на основе многолетней практики и с учетом правил, широко применяемых в области лицензионной торговли, не содержат противоречий положениям законодательства и, в соответствии со статьей 5 Гражданского кодекса РФ, могут быть определены как обычай делового оборота со всеми вытекающими из этого последствиями.

Так, статья 427 Гражданского кодекса РФ содержит следующее положение: «В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные условия определяются примерными условиями, разработанными для договоров соответствующего вида и опубликованными в печати», что очень важно для толкования и восполнения воли сторон в лицензионном договоре. В лицензионном договоре оговариваются следующие условия:

1) предмет договора

2) вид лицензии (объем передаваемых прав)

3) территория действия договора

4) срок действия договора

5) размер вознаграждения

6) права и обязанности сторон и другие условия.

В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса РФ существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. В случае недостижения соглашения в отношении этих условий договор не может считаться заключенным (ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

В связи с тем, что Патентным законом РФ предусмотрена обязательная регистрация лицензионных договоров и договоров об уступке патента, достижение сторонами соглашения в отношении существенных условий договора является необходимым, но недостаточным условием для того, чтобы договор считался заключенным.

В соответствии с пунктом 3 статьи 433 Гражданского кодекса РФ договор, подлежащий государственной регистрации, как это предусмотрено в отношении лицензионных договоров и договоров об уступке патента считается заключенным с момента его регистрации, если инее не установлено законом.

Исключительные права на объекты промышленной собственности носят территориальный и временной характер, а также характеризуются определенным объемом. В пункте 1 статьи 13 Патентного закона 1Ф оговорена также обязанность лицензиата вносить обусловленные договором платежи.

Таким образом, условия о предмете договора, сроке действия договора, виде лицензии (объем передаваемых прав), территории действия договора, размере вознаграждения являются необходимыми и обязательными для лицензионных договоров, а условия о предмете договора и размере вознаграждения — для договора об уступке патента. При этом возможно признание существенными иных условий, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.