Патентование или правовой режим коммерческой тайны

1.3. Патентование или правовой режим коммерческой тайны

Немаловажной проблемой патентно-правовых отношений является патентная защита изобретений, патентных моделей на которые установлен режим коммерческой тайны.

Объекты интеллектуальной промышленной собственности - изобретения, полезные модели, промышленные образцы - могут содержать в себе новейшую информацию, составляющую коммерческую тайну. Лица, располагающие на основании, предусмотренном законом, новейшей технической, технологической конфиденциальной информацией, субъективно являются обладателями коммерческой тайны, доступ к которой ограничен в соответствии с правовым режимом коммерческой тайны или патентным правовым режимом.

Закон подтверждает субъективные исключительные имущественные и не имущественные права лиц, создающих или использующих объекты права в промышленности, сельском хозяйстве. Получение патента позволяет ввести изобретение, полезную модель, промышленный образец в гражданский оборот, однако на сегодняшний день при оформлении патентов и защите прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец возникает целый ряд трудностей, связанных, прежде всего, с высокой оплатой проведения патентных поисков, необходимых экспертиз и т.д. К тому же существует вероятность, что заявленный объект будет признан непатентоспособным, а конфиденциальная информация о направлении применения технической новинки станет достоянием гласности и она может быть использована конкурентами в аналогичных целях. В результате чего время и материальные средства, затраченные на признание объекта способным к правовой охране, остаются некомпенсированными.

При установлении правового режима коммерческой тайны по поводу созданного, используемого объекта интеллектуальной промышленной собственности затраты на признание объекта патентоспособным отсутствуют, но появляются затраты на обеспечение мероприятий по охране конфиденциальности информации.

Некоторые из авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов предпочитают действие правового режима коммерческой тайны, т.е. согласны ограничить пределы использования своих технических новинок пределами предприятий, где они были непосредственно созданы.

Возникает вопрос, какой же способ правовой охраны наиболее приемлемый для авторов технических новинок и их работодателей в рамках трудовых обязанностей или конкретного задания, в результате которого получен результат, способный быть признанным объектом интеллектуальной промышленной собственности? Чтобы ответить на него, необходимо сопоставить понятия правового режима коммерческой тайны и права интеллектуальной промышленной собственности.

Согласно закону «О коммерческой тайне» понятие «информация, составляющая коммерческую тайну» шире понятия «коммерческая тайна». В ч.ч. 1, 2 ст. 3 Закона «О коммерческой тайне» коммерческая тайна определена, как конфиденциальная информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду [[7]]. К информации об потенциально созданных, но незапатентованных объектах интеллектуальной промышленной собственности, составляющей коммерческую тайну, относится научно-техническая, технологическая, производственная, иная информация (в том числе секреты производства - ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, и к которой по закону нет основания для свободного доступа.

Обладатель такой информации для ее сохранности вводит режим коммерческой тайны. Под режимом коммерческой тайны Закон определяет правовые, организационные, технические и иные меры, принимаемые обладателями информации, составляющей коммерческую тайну по охране ее конфиденциальности.

К основным мерам, признающимся в соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона о коммерческой тайне относятся следующие меры по охране конфиденциальности информации по поводу фактически созданных, используемых незапатентованных объектов интеллектуальной промышленной собственности и которые принимаются обладателем информации:

- Определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну по поводу незапатентованных объектов интеллектуальной промышленной собственности;

- ограничение доступа к этой информации с помощью установления особого порядка обращения с этой информацией и контроля ответственным лицом за соблюдением такого порядка;

- осуществление мероприятий, определяющих регламент отношений по использованию информации по поводу незапатентованных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в рамках трудового договора или на основании гражданско-правового договора;

- нанесение грифа «Коммерческая тайна» на материальные носители, документы, содержащие конфиденциальную информацию по поводу незапатентованных объектов интеллектуальной промышленной собственности и составляющие коммерческую тайну с указанием обладателя этой информации (для физических лиц - ФИО, место жительства, для юридических лиц - полное наименование и юридический адрес).

Перечисленные меры дополняют друг друга и могут реализовываться отдельно или все вместе, в зависимости от использования созданного, но не запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Согласно Закону «О коммерческой тайне» все перечисленные меры обязательны для исполнения правообладателем конфиденциальной информации по поводу незапатентованных объектов интеллектуальной промышленной собственности (ч. 2-4 ст. 10)[[8]].

Причем, меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно достаточными в том случае, если исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, всех лиц без согласия ее правообладателя. Допускается возможность пользоваться информацией, составляющей коммерческую тайну, или непосредственно использовать незапатентованный объект интеллектуальной промышленной собственности в полной мере, необходимой для производства, иных видов использования без нарушения режима коммерческой тайны.

Нарушение мер по охране конфиденциальности информации влечет за собой правовые последствия. Лицо, разгласившее коммерческую тайну по поводу незапатентованных объектов интеллектуальной промышленной собственности или использовавшее их в своих интересах, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусматриваются иные основания ответственности (п. 1 ч. 1 ст. 401 ГК РФ).

Лицо признается невиновным, если докажет отсутствие своей вины, вследствие обстоятельств непреодолимой силы (см. п. 2 ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 401 ГК РФ).

В том случае, если отношения сторон не регулировались договором, то ответственность за причинение вреда определяется ст. 1064 ГК РФ согласно которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.

Ответственность лица, нарушившего режим коммерческой тайны в отношении информации по поводу создания и использования незапатентованных объектов интеллектуальной промышленной собственности, определяется для отношений, возникающих из гражданско-правового договора ст. 401 ГК РФ, а в случае отношений, не связанных договором на основании ст. 1064 ГК РФ[[9]].

Режим коммерческой тайны по поводу незапатентованных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов не предполагает ее использование в целях, противоречащих требованиям норм нравственности и морали, защиты основ конституционного строя и безопасности государства.

Права обладателя информации на фактически созданное изобретение, полезную модель, промышленный образец, но официально не зарегистрированные в качестве объектов интеллектуальной промышленной собственности (незапатентованные) и в отношении которых введен режим коммерческой тайны, могут охраняться законом в рамках гражданско-правовых отношений или в рамках трудовых отношений.

Данные права возникают с момента установления режима коммерческой тайны и предполагают согласно ст. 7 Закона «О коммерческой тайне» возможность обладателя информации реализовать свои следующие права:

- Устанавливать, изменять, отменять в письменной форме режим коммерческой тайны по поводу созданного, используемого незапатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца;

- разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну в отношении объектов интеллектуальной промышленной собственности, определяя при этом порядок и условия доступа этой информации;

- требовать исполнения обязательства по сохранению конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну по поводу созданного, используемого незапатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца от физических, юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления получивших доступ к этой информации;

- вводить в гражданский оборот созданные, используемые незапатентованные объекты интеллектуальной промышленной собственности, в отношении которого действует режим коммерческой тайны при одновременном заключении договоров содержащих условие, предусматривающее сохранение в конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну в отношении этих объектов интеллектуальной промышленной собственности;

- защищать в установленном законом порядке права обладателя информации на фактически созданное, но незапатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, в случае разглашения, незаконного получения информации или незаконного использования незапатентованного объекта интеллектуальной промышленной собственности третьими лицами, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением прав обладателя этой информацией.

Созданное и используемое, но незапатентованное изобретение, полезная модель, промышленный образец и в отношении которых введен режим коммерческой тайны в рамках гражданско-правовых отношений на предмет передачи информации, составляющей коммерческую тайну, предполагает, что в основе действуют принципы свободы договора и определения условий этого договора. Это означает, что обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, по поводу незапатентованного объекта интеллектуальной промышленной собственности самостоятельно решает, с кем непосредственно следует заключить договора и какие при этом условия договора следует согласовать.

Не допускается произвольное вмешательство кого-либо при заключении и исполнении договора о передаче информации, составляющей коммерческую тайну по поводу незапатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца (ч. 1 ст. 1 ГК РФ), что предполагает признание самостоятельности предпринимательской деятельности обладателя этой информацией, осуществляемой на свой риск и направленной на систематическое получение прибыли от пользования, продажи, выполнения работ или оказания услуг контрагентам договора в установленном законом порядке (ч. 1 ст. 2 ГК РФ).

При этом гарантируется необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав в процессе исполнения договорных начал и обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебная защита (ч. 1 ст. 1 ГК РФ).

Гарантия беспрепятственного осуществления гражданских прав основывается на положениях Конституции РФ, предусматривающих свободное использование своих индивидуальных способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической деятельности, и положениях, гарантирующих каждому гражданину свободу осуществления интеллектуальной творческой деятельности - в области литературы, занятия художественными работами, научной деятельностью, техническим творчеством и другими видами творчества.

Обеспечение восстановления нарушенных прав обладателя информацией, составляющей коммерческую тайну, по поводу незапатентованного объекта интеллектуальной промышленной собственности определяется способами защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ). К ним относятся требования: о признание права; о восстановлении положения, существовавшее до нарушения права; о присуждении исполнения обязанности в натуре; о возмещении убытков; о взыскании неустойки и др.

Выбор конкретного способа защиты прав по поводу незапатентованных объектов интеллектуальной промышленной собственности отнесенных к информации, составляющей коммерческую тайну, из предусмотренных законом способов, определяется на основании содержания нарушенного права и характером правонарушения. Тем не менее, гражданское законодательство первоначально пытается восстановить нарушенные права в натуре (ст. 396; 1082 ГК РФ), а если это невозможно исполнить, то обязывает нарушителя права в качестве компенсации возместить причиненные убытки (ст. 15; 393 ГК РФ), включая и моральный вред (ст. 151 ГК РФ).

Судебная защита нарушенных или оспоренных гражданских прав обладателя информации, составляющей коммерческую тайну по поводу незапатентованного объекта интеллектуальной промышленной собственности, осуществляется в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, судом общей юрисдикции, арбитражным судом, третейским судом.

Осуществление защиты нарушенных или оспоренных прав в административном порядке предполагает, принятие органами, наделенными юрисдикциоными полномочиями, определенных решений использования способов защиты гражданских прав согласно ст. 12 ГК РФ и предполагающих соблюдение установленных нормативными актами специальных процедур, обеспечивающих законность соблюдения прав обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, по поводу незапатентованного объекта интеллектуальной промышленной собственности. В ч. 2 ст. 139 ГК РФ есть прямое указание, устанавливающее обязательство возместить причиненные убытки вследствие нарушения режима коммерческой тайны по поводу незапатентованного объекта интеллектуальной промышленной собственности, так же допускается возможность применения и других способов защиты.

В административном порядке допускается обжалование в вышестоящий орган исполнительной власти действий должностных лиц и актов государственной или местной власти. Кроме этого допускается возможность обращения с заявлением, о допущенном нарушении права на коммерческую тайну в федеральный антимонопольный орган государственной власти на основании Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»[[10]].

Созданное и используемое, но не запатентованное изобретение, полезная модель, промышленный образец и в отношении которых введен режим коммерческой тайны в рамках трудовых отношений на предмет передачи информации, составляющей коммерческую тайну, предполагает, что обладателем указанной информации является работодатель (ч. 1 ст. 8 Закона «О коммерческой тайне»).

Трудовой договор должен быть составлен в письменном виде и содержать следующие обязательства, возлагаемые на работника:

- Не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну по поводу незапатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца, которая будет известна работнику в процессе работы;

- не передавать третьим лицам и не раскрывать публично информацию, составляющую коммерческую тайну по поводу незапатентованного объекта интеллектуальной промышленной собственности, без согласия администрации организации;

- добросовестно выполнять требования приказов, инструкций, положений, относящиеся к работнику по обеспечению конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну по поводу незапатентованного изобретения, полезной модели промышленного образца;

- сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну иных организаций, с которыми имеются предпринимательские отношения по поводу объекта интеллектуальной промышленной собственности;

- в том случае, если становится очевидным попытка постороннего лица получить информацию организации, составляющую коммерческую тайну по поводу созданного, используемого незапатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца то своевременно известить об этом соответствующее ответственное должностное лицо;

- незамедлительно сообщить ответственному должностному лицу организации об утрате или недостаче носителей информации, составляющей коммерческую тайну по поводу незапатентованного объекта интеллектуальной промышленной собственности, иных фактах, подтверждающих нарушения режима коммерческой тайны, а также вероятных причинах и обстоятельствах его нарушения;

- не использовать информацию, составляющую коммерческую тайну организации по поводу незапатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца, при другой предпринимательской (или какой либо другой) деятельности, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб организации;

- в случае увольнения все носители информации, составляющие коммерческую тайну организации по поводу созданного, используемого объекта интеллектуальной промышленной собственности (документы, чертежи, рукописи, дискеты, распечатки, кино- и фотоматериалы, изделия и др.), которые находились в распоряжении работника в связи с выполнением им служебных обязанностей во время работы, передать ответственному должностному лицу;

- дать подписку не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну по поводу незапатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца после прекращения трудового договора в течение срока, определенного соглашением работника и работодателя, заключенным в период срока действия трудового договора, или в течение трех лет после прекращения трудового договора, если указанное соглашение не заключалось.

Работодатель должен подтвердить в трудовом договоре, что подписанные работником обязательства не ограничивают его прав на результаты интеллектуальной творческой деятельности и исключительные имущественные права на них [[11]]. Тем не менее, ч. 2 ст. 8 Закона «О коммерческой тайне» устанавливает, что в случае получения работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или специального задания работодателя результата, подлежащего к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной промышленной собственности, отношения между работником и работодателем регулируются в соответствии с законодательством РФ об интеллектуальной собственности.

Следует отметить, что многие участники Соглашения ТРИПС рассматривают правовую охрану коммерческой тайны аналогично правовой охране интеллектуальной промышленной собственности.

В Российской Федерации существует практика включения в трудовой договор специальной оговорки о неразглашении, конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну. Нормы ТК РФ предусматривают, что участники коллективных переговоров не должны разглашать полученные сведения, если эти сведения составляют коммерческую, служебную, государственную тайну.

Лица, виновные в разглашении указанных сведений, привлекаются к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности в порядке установленном законодательством[[12]].

В трудовом договоре могут содержаться условия о неразглашении охраняемой законом тайны коммерческой, служебной, государственной и др. по поводу незапатентованных объектов интеллектуальной промышленной собственности. Предусматривается обязанность работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение, связанное с применением незапатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца проводилось за счет средств работодателя без ухудшения положения работника согласно трудовому договору, коллективному договору, иным нормативно-правовым актам (ст. 57 ТК РФ).

Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случае разглашения работником коммерческой тайны по поводу незапатентованного объекта интеллектуальной промышленной собственности и ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

Разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну по поводу незапатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца, предполагает возложение на работника материальной ответственности в полном размере причиненного ущерба (ч. 7 ст. 243 ТК РФ).

Работодатель имеет право требовать возмещения причиненных убытков лицом, которое прекратило с ним трудовые отношения, только в том случае, если оно виновно в разглашении информации, составляющей коммерческую тайну по поводу незапатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца и доступ к которой это лицо получило в связи с исполнением им трудовых обязанностей, если такое разглашение последовало в течение срока действия трудового договора или в течение трех лет после прекращения действия трудового договора, если указанное соглашение не заключалось (ч. 3 ст. 11 Закона «О коммерческой тайне»).

Причиненные ущерб, убытки не возмещаются работником или лицом, прекратившим трудовые правоотношения, в том случае, если разглашение информации составляющей коммерческую тайну, было следствием непреодолимой силы, крайней необходимостью или неисполнением работодателем обязанности по обеспечению режима коммерческой тайны (ч. 5 ст. 11 Закона «О коммерческой тайне»).

Обратиться в суд и обжаловать незаконно установленный режим коммерческой тайны по поводу незапатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца имеет право каждый работник, получивший доступ к этой информации в связи с исполнением им трудовых обязанностей (ч. 8 ст. 11 Закона «О коммерческой тайне»).

Руководитель организации на основании трудового договора с работодателем должен предусмотреть исполнение обязательств, обеспечивающих конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну по поводу объекта интеллектуальной промышленной собственности, обладателем которой является данная организация и ее контрагенты. Кроме этого, руководитель организации возмещает убытки, определяемые в соответствии с гражданским правом, причиненные его виновными действиями в связи с нарушением законодательства о коммерческой тайне (ч.ч. 6, 7 ст. 11 Закона «О коммерческой тайне»).

Анализируя положения законодательства о коммерческой тайне, целесообразно привести здесь выдержки двух постановлений Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ.

Постановление от 24.12.1996 N 3225/96[[13]]: «В отношении коммерческой информации необходимы доказательства содержания в ней признаков интеллектуальной собственности, предусмотренных (ст. 139 ГК РФ). Нематериальные объекты должны использоваться в хозяйственной деятельности - участвовать в процессе производства продукции (работ, услуг), что подтверждается технологическими документами, сметами, другими учетными документами, фиксирующими факт совершения хозяйственной операции с нематериальными объектами. Использование таких объектов приносит доход»;

Постановление от 24.11.1998 N 3900/98[[14]]: «Согласно ст. 128 ГК РФ информация является объектом гражданских прав, которая в соответствии со ст. 139 ГК РФ может охраняться как служебная или коммерческая тайна, либо в режиме промышленной собственности. При этих условиях действует запрет на использование информации без согласия ее правообладателя. Для режима служебной или коммерческой тайны главным требованием является неизвестность информации третьим лицам, отсутствие свободного доступа к охраняемой информации, то есть обеспечение ее владельцем условий конфиденциальности»

Учитывая эти постановления, можно, на мой взгляд, утверждать следующее.

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну незапатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца не может иметь каких либо исключительных имущественных и личных неимущественных прав на информацию. У него есть только право на неразглашение конфиденциальной информации, что предполагает определение информации объектом обязательственных прав. Исключительные имущественные права интеллектуальной промышленной собственности также имеют общие требования исполнения обязательственных прав, что предполагает возможным отнести информацию, составляющую коммерческую тайну по поводу созданного, используемого незапатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца, в перечень объектов правового регулирования интеллектуальной промышленной собственности.

Для того чтобы информация по поводу созданного, используемого незапатентованного объекта интеллектуальной промышленной собственности стала объективно значимой для права интеллектуальной промышленной собственности, она должна соответствовать в российских правоотношениях (на примере американской юридической и судебной практики) следующим критериям:

- Информации должна иметь экономическую ценность для ее обладателя и его конкурентов;

- экономическая ценность данной информации должна превышать сроки охраны объекта патентом;

- сумма затрат на получение необходимой информации не должна превышать суммы затрат на соблюдение режима коммерческой тайны.

Для этого необходимо принятие в РФ соответствующих нормативно-правовых актов, узаконивающих подобный методический подход и предоставляющий хозяйствующим субъектам экономическую свободу выбора в использовании режима коммерческой тайны или режима патентной защиты по поводу объектов интеллектуальной промышленной собственности. Поскольку в настоящее время подобные нормативные акты в российском праве отсутствуют, то предпочтительнее выбирать защиту объектов интеллектуальной промышленной собственности посредством их патентования с последующим их введением в гражданский оборот.