Способи захисту судом прав на комерційне найменування

3. Способи захисту судом прав на комерційне найменування

3.1 Поширені випадки (форми) порушення прав на комерційне найменування в Україні

Згідно з чинним законодавством (КУпАП, КК України та ГК України) порушниками прав на комерційне найменування можуть бути як фізичні особи (в тому числі фізичні особи-підприємці), так і юридичні особи. Аналіз норм зазначених кодексів (зокрема, ст. ст. 229 КК України, 51² КУпАП, 33 ГК України) свідчить, що права на комерційне найменування можуть бути порушені внаслідок незаконного використання комерційного найменування. Тому, перш ніж перейти до аналізу конкретних статей цих кодексів, доцільно, на нашу думку, визначитись з поняттям «незаконне використання» комерційного найменування.

Що ж до «незаконного» (неправомірного) використання, то відповідно до ст. 33 ГК України таким визнається використання без дозволу уповноваженої на те особи (зокрема, власника).

З приводу терміну «використання» слід зазначити таке. В жодному із згаданих кодексів не зазначено, що мається на увазі під використанням комерційного найменування. Проте, як зазначають науковці (як-от Мельник М.І, Хавронюк М.І., Дудоров О.О. [54, с. 611]), під використанням, зокрема, в контексті згаданої ст. 229 КК України слід розуміти таке. Використання – це застосування комерційного найменування на товарах і при наданні послуг, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, у проспектах-рахунках, на бланках та в іншій документації, пов’язаній із введенням товарів і послуг в господарський оборот.

Таке трактування терміну «використання» стосується також і торговельних марок і воно є, на нашу думку, вірним, але не повним. Більш повний перелік способів використання знаків для товарів і послуг зазначено у ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». А оскільки комерційні найменування та знаки для товарів і послуг виконують однакові функції – індивідуалізації, то й використовувати їх можна лише одними й тими самими способами. Враховуючи викладене, доцільним є викласти невичерпний перелік способів використання комерційного найменування, адже перш ніж визначати всі способи порушення прав на нього, слід зрозуміти способи використання комерційного найменування. Отже, використанням комерційного найменування вважається:

1) нанесення його на будь-який товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Те саме стосується й надання послуг: застосування комерційного найменування під час пропонування та надання послуг.

Даний спосіб використання комерційного найменування дуже схожий з аналогічним способом використання торговельної марки (знака для товарів і послуг) за єдиною відмінністю – знак використовується, зазвичай, лише щодо певних товарів, для яких його зареєстровано. В той же час комерційне найменування може наноситися на товар або застосовуватися при наданні послуг, у виробленні яких власник обмежений лише тими видами діяльності, які значаться як основні чи додаткові в його статуті. При цьому перелік видів такої діяльності може бути ширшим, аніж той вид товарів чи послуг, для яких зареєстровано торговельну марку.

Таким чином, в цьому проявляється ще одне значення комерційного найменування: якщо статутом певного підприємства передбачено, припустімо, 4–5 видів діяльності (згідно з класифікацією видів економічної діяльності, затвердженою наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. №375 [56]), то й вироблені 4–5 види товару можна позначити комерційним найменуванням одразу після початку діяльності підприємства. В той же час торговельна марка, як правило, реєструється протягом тривалого часу (приблизно рік);

2) застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Під застосуванням в діловій документації слід вважати зазначення комерційного найменування в статутних документах, при вчиненні правочинів, зокрема, укладанні договорів тощо.

При цьому слід зазначити, що використаним комерційне найменування слід вважати лише тоді, коли воно зазначено повністю, тобто використане або повне, або скорочене комерційне найменування (зазначення організаційно-правової форми власника та додатку комерційного найменування). Окремо слід зазначити, що, як видно з переліку дій, які вважаються «використанням» комерційного найменування, даний термін є тотожним терміну «користування».

Перш ніж перейти до висвітлення питання щодо форм порушення прав на комерційне найменування, слід зазначити, яке використання комерційного найменування, на нашу думку, однозначно не буде таким, що порушує права його власника. Такі форми використання повинні (за аналогією з положення п. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»):

– мати некомерційний характер (наприклад, одноразове використання для нанесення на будь-який предмет);

– мати форму повідомлення новин і коментарів новин;

– мати форму добросовісного використання фізичною особою свого ім'я (яке може співпадати з комерційним найменуванням суб’єкта господарювання) або адреси фізичної/юридичної особи (яка також може співпадати з комерційним найменуванням суб’єкта господарювання).

Враховуючи викладене, слід перейти до розгляду конкретних статей законодавства України, які передбачають відповідальність за порушення прав на комерційне найменування та форми такого порушення.

У ст. 51² КУпАП передбачена відповідальність за незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності. При цьому серед таких об’єктів не значиться не тільки комерційне найменування, а й навіть зазначення походження товару.

Аналогічна норма міститься і в ст. 229 КК України, хоча в ній і передбачена відповідальність за незаконне використання саме засобів індивідуалізації (знаків для товарі і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару). Термін «фірмове найменування» в КК України використовується в зв’язку з тим, що саме цей термін використовувався в Цивільному кодексі УРСР, який був чинним на момент набрання чинності КК України.

Таким чином, враховуючи зазначені види використання комерційного найменування, слід визначити, у якій формі може фізична особа порушити права на комерційне найменування.

З одного боку, як відомо, фізична особа без її реєстрації як суб’єкта господарювання не може здійснювати підприємницьку діяльність (за це передбачено відповідальність, зокрема, ст. 202 КК України). Проте будь-який з видів використання комерційного найменування передбачається лише у сукупності із здійсненням підприємницької діяльності, а тому, використовуючи комерційне найменування (наприклад, шляхом нанесення на виготовлений «підпільним» способом одяг), фізична особа тим самим вчиняє і злочин, відповідальність за який передбачена згаданою ст. 202 КК України. Довести таку конструкцію доволі просто: якщо фізична особа виробляє певний продукт з нанесенням на неї комерційного найменування певного суб’єкта господарювання і кількість такої продукції дуже мала, то це некомерційне використання комерційного найменування. Коли ж такої продукції багато (на суму, достатню для кримінальної відповідальності), то слід говорити про виробництво з комерційною метою (з метою продажу). Таким чином, виробництво з метою продажу – це вже підприємницька діяльність або діяльність, яка підлягає ліцензуванню.

Аналогічною є, на нашу думку, й ситуація щодо порушення прав на знак для товарів та послуг фізичною особою, якщо її дії будуть кваліфіковані за ст. 51² КУпАП. Так, за здійснення господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання (ст. 164 КУпАП) в поєднанні з використанням при цьому (наприклад, для нанесення на контрафактний одяг) комерційного найменування певного суб’єкта господарювання порушника може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за статтями 164 та 51² КУпАП.

Різниця між зазначеними правопорушеннями (злочином та адміністративним правопорушенням) зумовлюється, як відомо, розміром завданої матеріальної шкоди. Злочином вважається таке правопорушення, яким завдано шкоди на суму, що у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Тобто, використовуючи наведений приклад виготовлення фізичною особою одягу з нанесенням на нього комерційного найменування певного суб’єкта господарювання, злочином вважаються дії, якщо розмір шкоди становить 8690 і більше грн., а все, що менше, тягне за собою адміністративну відповідальність.

З іншого боку, судова практика та практика досудового слідства свідчить про те, що порушення прав суб’єкта господарювання може відбуватися і у дещо інших формах. Для прикладу наведемо дві кримінальні справи:

1) вироком Богуславського районного суду Київської області від 29 березня 2007 року у справі №1–42/07 р. [10] встановлено: три особи за попередньою змовою фасували у своєму будинку в кустарних умовах каву, а на тару наносили комерційне найменування та торговельні марки компанії Kraft Foods Deutschland Holding GmbH. В результаті судового розгляду усіх обвинувачених було визнано винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України.

Даний приклад, по суті, заперечує наведене вище твердження про те, що скоєння злочину, передбаченого ст. 229 КК України, відбувається у сукупності із злочином, передбаченим ст. 202 КК України. Проте при розгляді даної справи не враховано однієї обставини: якби злочинці не використовували об'єкти інтелектуальної власності згаданої компанії, а придумали будь-яку іншу назву для своєї продукції, то не було б і складу злочину, передбаченого ст. 229 КК України. Проте з урахуванням масштабів діяльності (фактично – промислового) та характеру діяльності – спрямованого на отримання прибутку, можна говорити про склад злочину, передбаченого ст. 202 КК України – зайняття господарською діяльністю без відповідної державної реєстрації або відповідного ліцензування. А тому злочин у даній справі слід було кваліфікувати за ознаками і ст. 229, і ст. 202 КК України;

2) товариством з обмеженою відповідальністю «Електрон Україна»[4] здійснюється виробництво кондиціонерів на території України, в ході якого використовуються торговельні марки та комерційне найменування відомої іноземної компанії – Akihaba Electric Corporation Ltd. Українським представником даної іноземної компанії на ім'я директора згаданого товариства направлено листа, яким попереджено про незаконність використання об’єктів інтелектуальної власності іноземної компанії. Проте такий лист ніяким чином не вплинув на процес виробництва, в результаті чого представником іноземної компанії подано заяву до відповідного відділу Міністерства внутрішніх справ України про порушення посадовими особами товариства (зокрема, директором) прав на об’єкти інтелектуальної власності компанії Akihaba Electric Corporation Ltd. Мотивами для такої заяви є те, що порушення прав на комерційне найменування не може відбутися «саме по собі», тобто для цього потрібно, щоб особа, яка має відповідні повноваження (визначені статутом товариства або посадовими інструкціями), видала відповідне розпорядження, а працівник його виконав. Відповідна кримінальна справа на даний час перебуває на стадії досудового слідства.

В даному випадку, окрім самого підприємства, за логікою представника іноземної компанії, відповідальність мають нести і фізичні особи, зокрема, директор зазначеного ТОВ. Тобто всю кримінальну відповідальність у даній справі несуть працівники, які безпосередньо вчинили дії, що призвели до порушення прав на комерційне найменування (бо ТОВ не може бути суб'єктом кримінальної відповідальності), а ТОВ, як зазначено в ст. 51 Кримінально-процесуального кодексу України від 12 січня 1961 року [47], несе матеріальну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями його працівників.

І якщо перша з наведених справ є доволі простою (і все ж, на нашу думку, її було вирішено лише наполовину), то другий приклад є доволі складним і неоднозначним. По суті, «видання наказу» на використання комерційного найменування директором не є «незаконним використанням» комерційного найменування (в термінології ст. 229 КК України) у розумінні способів використання останнього, наведеного на початку підрозділу. Проте без такого наказу порушення неможливе. Саме тому вважали б правильним визнати відповідну практику захисту прав на комерційне найменування такою, що найбільш повно захищає права власника та сприяє покаранню порушників таких прав.

Отже, вище розглянуто форми порушення прав на комерційні найменування фізичною особою. Переходячи до наступного суб’єкта, який може порушити права на комерційне найменування, – юридичної особи, слід зазначити таке.

За законодавством України (зокрема, відповідно до ст. ст. 1, 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції») використання чужого комерційного (в термінології згаданого закону – фірмового) найменування є недобросовісною конкуренцією. При цьому слід зазначити, що конкуренція передбачає «змагання» двох (або більше) легалізованих учасників – суб’єктів господарювання, тобто конкурентами можуть бути лише юридичні особи та фізичні особи підприємці. А тому терміни «конкуренція» і «недобросовісна конкуренція» можуть застосовуватися лише до них, і ні в якому випадку не можуть застосовуватися до фізичної особи, яка не зареєстрована як суб’єкт господарювання.

Викладена позиція узгоджується із Законом України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року [22], в ст. 1 якого зазначено, що конкуренція – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання. При цьому суб’єктами господарювання згідно із згаданим законом є юридична особа чи фізична особа, яка здійснює господарську діяльність (тобто фізична особа-підприємець).

Окрім названого законодавства України про незаконність використання чужого комерційного найменування без відповідного дозволу, таке використання визнається недобросовісною конкуренцією в п. 1 ч. 3 ст. 10^bis Паризької конвенції. Даною Конвенцією заборонено всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

І саме цей пункт означає, зокрема, й неправомірне використання комерційного найменування. Це твердження узгоджується з позицією Боденхаузена Г., який зазначив, що згадане в п. 1 ч. 3 ст. 10^bis Паризької конвенції змішування може виникнути в результаті використання, зокрема, комерційних найменувань, ідентичних чи подібних. При цьому не має значення, чи були ці акти вчинені добросовісно, хоча факт добросовісності може мати певний вплив на санкції, які будуть застосовані [6, с. 165].

Отже, використовуючи без дозволу власника комерційне найменування, юридична особа вчиняє акт недобросовісної конкуренції, заборонений п. 1 ч. 3 ст. 10^bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. Що ж до законодавства України, то, як вже зазначалося, у ст. 33 ГК України йдеться про незаконне використання комерційного найменування, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, який має пріоритет на їх використання.

Як зазначив Мельниченко І.В. [84, с. 450], передумовою змішування завжди є небезпека плутанини внаслідок наближення використаних порушником позначень до характерних, відомих в обігу позначень, зокрема, комерційного найменування.

Залежно від ступеня наближення до чужих позначень розрізняють тотожні (однакові) позначення, коли чуже позначення використовується таким, яким воно є (у формі чужого позначення, а також у формі, що відрізняється лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності позначення, тобто не зачіпає його тотожності) та позначення, схожі до ступеня змішування (подібні), тобто коли ці позначення не можна вважати тотожними, але все ж таки їх можна сплутати. Для встановлення можливості змішування необхідно врахувати безліч чинників, як-от: ступінь розрізняльної здатності комерційних найменувань, що протиставляються, їх ступінь відомості чи визнання, цінність, що з ними асоціюється, тривалість, обсяг та географічний район їх використання тощо. Ці всі показники мають встановлюватися та порівнюватися при проведені експертизи комерційних найменувань (детальніше про методику експертного дослідження об’єктів інтелектуальної власності зазначає Крайнєв П.П, Ковальова Н.М. та Мельников М.В. [45]). Саме тому згідно з п. 4 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29 березня 2005 року №04–5/76 [86] «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності» в разі необхідності господарський суд може поставити судовому експерту питання про наявність чи відсутність тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними найменуванням, що порівнюються. Те саме стосується і щодо схожості до ступеня змішування.

Окремо слід зазначити, що в Україні відсутня законодавчо закріплена методологія експертного дослідження на предмет тотожності/схожості комерційних найменувань. Саме таму, на нашу думку, слід використовувати аналогічну методологію щодо торговельних марок, яку закріплено у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року №116 [53].

Отже, суд для встановлення тотожності/схожості комерційних найменувань виносить ухвалу про проведень експертизи порівнюваних комерційних найменувань суб’єктів господарювання, які фігурують у справі. Судова практика, в якій викладаються відповідні висновки експертизи, свідчить, що суб’єкти господарювання рідко використовують тотожні комерційні найменування. Так, постановою Вищого господарського суду України від 14 жовтня 2008 року у справі №12/295 [75], якою залишено в силі рішення попередніх інстанцій, зазначено таке. ТОВ «ТЕКО» ТОВ звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про зобов’язання ТОВ «ТЕКО ГРУП» припинити використання у господарській діяльності, в тому числі в найменуванні відповідача, словесного позначення «ТЕКО», що є схожим з комерційним найменуванням позивача, та змінити найменування відповідача шляхом його перереєстрації.

Рішенням господарського суду міста Києва, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду, позов задоволено: ТОВ «ТЕКО ГРУП» зобов’язано припинити використання в господарській діяльності, в тому числі в найменуванні товариства, словесного позначення «ТЕКО», а також внести відповідні зміни до статуту цього товариства та надати відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Судові акти мотивовано обов’язком відповідача припинити використання в його найменуванні словесного позначення «ТЕКО», оскільки таке використання вводить в оману споживачів щодо товарів, які реалізує позивач, та послуг, які ним надаються.

Згідно з висновком від 03.08.2007 №4360 призначеної в справі судової експертизи повне комерційне (фірмове) найменування відповідача «товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКО Груп» і його скорочене комерційне (фірмове) найменування – «ТОВ «ТЕКО Груп» є схожими настільки, що їх можна сплутати, з повним комерційним (фірмовим) найменуванням позивача – «товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКО» ТОВ» і скороченим комерційним найменуванням позивача – «ТОВ «ТЕКО» ТОВ».

І хоча висновком експерта у зазначеній справі встановлено, що комерційні найменування сторін є схожими настільки, що їх можна сплутати, суд дійшов іншого висновку. Суд, підтримуючи позицію попередніх інстанцій, зазначив, що комерційні найменування позивача та відповідача по даній справі є однаковими.

Цікавою в цьому аспекті, на наш погляд, є постанова Вищого господарського суду України від 10 березня 2004 року [65]. Так, позивачем у даній справі було товариство з обмеженою відповідальністю «Бордо», відповідачем – приватне підприємство «Бордо». І попри ідентичні (тотожні) додатки комерційних найменувань обох суб’єктів господарювання – «Бордо», однакову сферу діяльності (в даному разі – виробництво будівельних матеріалів) в цілому комерційні найменування позивача і відповідача не є тотожними. Як вже зазначалося, обов’язковою складовою комерційного найменування є зазначення організаційно-правової форми його власника, а тому відмінність навіть лише у цій частині комерційного найменування (ТОВ та ПП) виключає можливість визнання комерційних найменувань тотожними.

Що ж до недобросовісного використання комерційних найменувань, схожих до ступеня змішування, то в даному разі судова практика є значною. Так, у постанові Вищого господарського суду України від 1 березня 2005 року у справі №11/245 [66], якою рішення попередніх інстанцій залишено в силі, зазначено, що закрите акціонерне товариство «Фармація», використовуючи саме таке комерційне найменування, тим самим порушила права обласного комунального підприємства «Фармація». Оскільки обидва суб’єкта господарювання здійснюють однакову діяльність, це може призвести до їхнього сплутування.

Також як приклад слід навести постанову Вищого господарського суду України від 3 жовтня 2006 року у справі №21/461 [71], згідно з якою позивач у справі – відкрите акціонерне товариство «Укрпластик» просив визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг («Укрпластик»), який належить відповідачу – товариству з обмеженою відповідальністю «Укрпластик ХХІ століття» та який схожий до ступеня змішування із комерційним найменуванням позивача. Висновком експерта по даній справі встановлено, що конкуруюче комерційне найменування та спірна торговельна марка є схожими до ступеня змішування. Зважаючи на висновок експерта та на вимоги позивача (який вимагав лише визнання недійсним зазначеного свідоцтва, але не вимагав заборони використання схожого комерційного найменування), свідоцтво відповідача було визнано недійсним.

З наведеної справи стає зрозуміло, що права суб’єкта господарювання на комерційне найменування можуть бути порушені шляхом реєстрації схожого до ступеня змішування знака для товарів і послуг. Одразу слід зазначити, що, на нашу думку, не можна говорити про тотожність (однаковість) комерційного найменування та торговельної марки. Навіть враховуючи повну відповідність (як в наведеній вище справі №21/461) торговельної марки «Укрпластик» та додатку комерційного найменування позивача ВАТ «Укрпластик» – «Укрпластик», комерційне найменування має розглядатися в цілому, тобто разом з його корпусом – «відкрите акціонерне товариство» («ВАТ»). За таких умов вони (комерційне найменування та торговельна марка) можуть бути визнані лише як такі, що є схожими до ступеня змішування. Єдиним винятком з наведеного положення є ситуація, коли чужий знак для товарів та послуг повністю відображатиме комерційне найменування – і корпус («ВАТ», «ТОВ» тощо), і додаток («Укрпластик», «Медіа Сайкл» і т. п.). за таких умов комерційне найменування та торговельна марка, що протиставляються при експертизі, можуть бути визнані тотожними. Проте таких прикладів на практиці нам не відомо. Що ж до практики, аналогічної наведеній у справі №21/461, тобто при конкуренції комерційного найменування та торговельної марки, то вона є також значною.

Так, у справі №21/364, в якій Вищим господарським судом України 18 жовтня 2005 року прийнято постанову [69] про залишення в силі рішень попередніх інстанцій, позивач – закрите акціонерне товариство «Датасат» просив суд визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів та послуг. Згідно з цим свідоцтвом було зареєстровано знак – «ДАТАSAT», власником якого був відповідач – закрите акціонерне товариство «Українські Сателітарні Системи». Даний знак, на думку позивача, був схожим до ступеня змішування з його комерційним найменуванням. Окрім іншого, в даній постанові зазначено, що висновком експертизи об’єктів інтелектуальної власності у даній справі підтверджується:

– факт відомості комерційного найменування позивача ЗАТ «Датасат» стосовно товарів 9 класу та послуг 35, 38 класів МКТП на дату подання ЗАТ «Українські Сателітарні Системи» заявки про реєстрацію знака «ДАТАSАТ»;

– схожість комерційного найменування позивача ЗАТ «Датасат» та знака для товарів і послуг «ДАТАSАТ» відповідача до ступені змішування.

Враховуючи висновок експерта та на підставі ст. 159 ГК України, ст. 8 Паризької конвенції, ст. 489 ЦК України тощо Вищий господарський суд України постановив залишити в силі рішення попередніх інстанцій, якими свідоцтво відповідача на знак для товарів та послуг «ДАТАSАТ» скасовано.

Цікавою є постанова Вищого господарського суду України від 17 липня 2007 року у справі №21/518 [73], в якій спірна ситуація в цілому схожа з тією, що викладена вище. Позивач – ЗАТ «Міжнародний Медіа Центр – СТБ» звернувся до суду з позовом, зокрема, про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг «СТБ», який належить відповідачу – ПП «ТРК «Славія-ТV». Забігаючи наперед, слід зазначити, що Вищий господарський суд України залишив у силі рішення попередніх інстанцій, якими позов ЗАТ «Міжнародний Медіа Центр – СТБ» задоволено, а свідоцтво на знак «СТБ» визнано недійсним. Проте серед іншого в даній постанові суду закріплено декілька важливих аспектів, які слід підкреслити:

– до складу комерційного (фірмового) найменування ЗАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ» входять такі складові: 1) організаційно-правова форма («Закрите акціонерне товариство»); 2) галузь діяльності («Міжнародний Медіа Центр»); 3) індивідуалізуюче (дистинктивне) позначення («СТБ»). Позначення «СТБ» є розрізняльною частиною зареєстрованого фірмового найменування ЗАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ»;

– позначення «СТБ» як засіб індивідуалізації фірмового найменування відповідача під час фактичного і тривалого використання набуло розрізняльної здатності;

– господарські суди першої та апеляційної інстанцій дійшли вірного висновку про те, що відповідач є власником права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування «СТБ».

Перше твердження є, на наш погляд, важливими, адже правильно і повністю відображає законодавчо закріплену структуру комерційного найменування (про яку було зазначено в Розділі 1 нашої роботи). Друге твердження є необхідним, адже, виокремлюючи частину комерційного найменування, яка є індивідуальною (в даній справі – «СТБ»), суд дає змогу експерту визначити, що, власне, потрібно порівнювати з торговельною маркою. Третє ж твердження є невірним з причин, викладених в Розділі 1 даної роботи.

Отже, вище викладено дві найпоширеніші форми порушення прав на комерційне найменування: перша – шляхом використання тотожного / схожого комерційного найменування, друга – шляхом реєстрації, використання схожої торговельної марки. Третя форма порушення прав – комерційне використання інших позначень, які є тотожними / схожими із комерційним найменуванням суб’єкта господарювання. Зрозуміло, що слово «інші» не є інформативним, але завдяки прикладам, які будуть наведені далі, стануть зрозумілими зміст даного слова та формулювання в цілому.

Так, у господарській справі №5/20н, в якій Вищим господарським судом України 12 липня 2005 року прийнято постанову [68], якою рішення попередніх інстанцій залишено в силі, судом було встановлено, суть спору зводилася до такого:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Ріо-Плюс» (далі – ТОВ «Видавництво «Ріо-Плюс») подало заяву до адміністративної колегії Антимонопольного комітету України у зв’язку з недобросовісною конкуренцією з боку товариства з обмеженою відповідальністю «Олвіко» (далі – ТОВ «Олвіко») у формі неправомірного використання останнім назви друкованого засобу масової інформації, що є схожим до ступеня змішування з позначенням заснованої третьою особою газети. Антимонопольний комітет України встановив, що ТОВ «Видавництво «Ріо-Плюс» заснувало газету «РИО-плюс», а ТОВ «Олвіко» – газету «Р.И.О.-люкс», обидві газети випускаються у м. Алчевськ. В результаті розгляду заяви ТОВ «Видавництво «Ріо-Плюс» Антимонопольний комітет України дійшов висновку, що своїми діями, а саме – заснуванням та виданням зазначеної газети ТОВ «Олвіко» вчиняє акт недобросовісної конкуренції, що порушує права ТОВ «Видавництво «Ріо-Плюс», зокрема, на комерційне найменування. В рішення Антимонопольний комітет України зокрема, зазначено, що використання позначення (назви) газети «Р.И.О.-люкс» може призвести до змішування з діяльністю ТОВ «Видавництво «Ріо-Плюс», а тому ТОВ «Олвіко» зобов’язано припинити порушення прав іншого суб’єкта господарювання (заявника).

ТОВ «Олвіко», не погоджуючись з позицією Антимонопольного комітету України, звернулося до господарського суду з проханням скасувати рішення останнього. Проте господарські суди (першої, апеляційної та касаційної інстанції) погодилися з позицією Антимонопольного комітету України стосовно недобросовісності дій ТОВ «Олвіко» щодо видання газети, назва якої є схожою до ступеня змішування із назвою ТОВ «Видавництво «Ріо-Плюс».

Наступною проаналізуємо справа №12/444, в якій Вищим господарським судом України винесено постанову від 17 травня 2005 року [67], якою залишено в силі рішення попередніх інстанцій. Так, у даній справі позивач – закрите акціонерне товариство «Форт» (далі – ЗАТ «Форт») просило суд скасувати державну реєстрацію виключної правомочності на твір та визнання недійсним свідоцтва га твір, виданий Державним підприємством «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (далі – ДП УААСП) на ім'я закритого акціонерного товариства страхова компанія «ДАСК» (далі – ЗАТ СК «ДАСК»). Підставою для зазначених вимог був факт державної реєстрації ДП УААСП на ім'я ЗАТ СК «ДАСК» виключної правомочності на твір серії ВП №252 – «Назва закритого акціонерного товариства страхова компанія «ДАСК» з іноземними інвестиціями». На жаль, з тексту постанови Вищого господарського суду не зовсім зрозумілим є те, в чому полягали порушення прав ЗАТ «Форт», але в обґрунтування в постанові наведено таке твердження:

– словосполучення «Назва закритого акціонерного товариства страхова компанія «ДАСК» з іноземними інвестиціями» не може бути об’єктом авторського права, оскільки не є твором у галузі літератури, науки або мистецтва;

– зареєстроване словосполучення є найменуванням ЗАТ СК «ДАСК», під яким її було зареєстровано в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, та використовується на її бланках, тобто фактично є комерційним найменуванням ЗАТ СК «ДАСК»;

– ДП УААСП на момент видачі Свідоцтва про державну реєстрацію виключної правомочності особи на твір серія ВП №252 не мало повноважень реєструвати фірмове чи комерційне найменування в якості твору.

Отже, з викладеного зрозуміло, що права на комерційне найменування можуть бути порушені шляхом недобросовісної реєстрації суб’єктом господарювання (або й фізичною особою) авторського права на твір, який відтворює повно чи частково комерційне найменування іншого суб’єкта господарювання. Використовуючи таким чином чуже комерційне найменування, суб’єкт господарювання може посилатися на належне йому свідоцтво на певний твір як на підставу такого використання. Необхідно зазначити, що для встановлення порушення в такій справі (і аналогічним їй, якщо такі будуть мати місце) необхідно встановити саме комерційний характер реєстрації авторських прав.

Показовою, на нашу думку, є й третя справа – №12/25, в якій Господарським судом м. Києва прийнято рішення від 3 лютого 2009 року [87]. У даній справі позивач – всесвітньо відома компанія Гугл Інк. (Google Inc., США) подала позов до товариства з обмеженою відповідальністю «ГОУ ОГЛЕ» (далі – ТОВ «ГОУ ОГЛЕ») та товариства з обмеженою відповідальністю «Хостмайстер» (далі – ТОВ «Хостмайстер») про припинення порушення прав інтелектуальної власності на комерційне найменування. З рішення зрозуміло, що ТОВ «Хостмайстер» зареєстрував на ім'я ТОВ «ГОУ ОГЛЕ» доменне ім'я «google.ua». Окрім цього у справі було встановлено такі обставини:

– частка «ua» у доменному імені вказує на Україну, як на окремий сегмент адресного простору у мережі Інтернет і не має розрізняльної здатності.

– доменне ім’я «google.ua», що використовується ТОВ «ГОУ ОГЛЕ», складається з двох елементів – «google» та «ua». При цьому розрізняльну здатність має лише один елемент – позначення «google».

– спеціалістом у даній справі були підтверджені також і інші фактичні обставини, що мали значення для вирішення даної справи, зокрема:

1. розрізняльною частиною доменного імені «google.ua» є слово «google»;

2. комерційне найменування «Google» є тотожним з розрізняльною частиною доменного імені «google.ua»;

3. в доменному імені «google.ua» використано комерційне найменування «Google»;

4. використання ТОВ «ГОУ ОГЛЕ» комерційного найменування «Google» в доменному імені «google.ua» вводить споживачів в оману щодо послуг, які ним надаються.

А оскільки комерційне найменування і компанії Гугл Інк. і ТОВ «ГОУ ОГЛЕ», на нашу думку, не є навіть схожими, то позивач правильно вимагає лише заборони використання доменного ім'я, яке відтворюю індивідуалізуюче частину його комерційного найменування.

Останню з наведених форм порушення прав на комерційне найменування може бути використано і фізичною особою при порушенні прав суб’єкта господарювання. Так, реєструючи на власне ім'я доменне ім'я, наприклад, «mercedes.kiev.ua», «coca-cola.org.ua» і т. п. фізична особа порушує права відповідних компаній, в тому числі на комерційне найменування.

Отже, вище було викладено форми порушення прав на комерційне найменування певного суб’єкта господарювання, яке можуть бути вчинені фізичними особами та юридичними особами. Що ж до фізичних осіб-підприємців, то вони можуть вчиняти відповідні порушення прав на комерційні найменування у тих же формах, що й фізичні особи, а відтак їхні протиправні дії можуть кваліфікуватися за ознаками ст. ст 51² КУпАП та 229 КК України, але без застосування ст. ст. 164 КУпАП та 202 КК України (здійснення господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання).

В той же час на власній практиці ми пересвідчилися, що провадження у відповідних справах подеколи закривається судами з різних підстав. Так, Шевченківським районними судом м. Києва було розглянуто справу №3–4981/07 про адміністративне правопорушення щодо приватного підприємця N[5], що здійснював торгівлю одягом, на якому незаконно було використано комерційне найменування та торговельні марки, які належать іноземній компанії W.

Суд, кваліфікувавши дії згаданого приватного підприємця за ст. 51² КУпАП, тим не менш постановив закрити провадження у даній справі, враховуючи ту обставину, що строк притягнення до адміністративної відповідальності N закінчився. Проте одяг, яким торгував приватний підприємець, суд постановив знищити.

Однак в іншій аналогічній справі про адміністративне правопорушення №3–7689/09 приватного підприємця все ж було притягнуто до адміністративної відповідальності та стягнуто штраф у розмірі 250 гривень.

В той же час у разі закриття провадження у таких справах або й навіть притягнення приватних підприємців до адміністративної чи кримінальної відповідальності компанії, які є власниками прав на комерційні найменування, права на яке порушені, звертаються до господарських судів з клопотанням про притягнення цих підприємців до матеріальної відповідальності фактично вже за акти недобросовісної конкуренції.

Підсумовуючи викладене, слід узагальнити викладені форми порушення прав на комерційне найменування. Отже, такими формами є:

1) нанесення комерційного найменування на певну продукцію або демонстрація його при наданні послуг. Окрім нанесення також слід визначити порушенням зберігання продукції з нанесеним на неї комерційним найменуванням, пропонування до продажу продукції/надання послуг з використанням останнього;

2) видання уповноваженою посадовою особою суб’єкта господарювання наказу (не обов’язково письмового) про нанесення на продукцію, яку виробляє даний суб’єкт, чужого комерційного найменування (або його додатку) та виконання такого наказу належним працівником. Дане положення є спірним та неоднозначним і обґрунтовується фактично лише практикою, наведеною вище (стосовно порушення прав компанії Akihaba Electric Corporation Ltd.);

3) використання суб’єктом господарювання в своїй діяльності комерційного найменування, яке є тотожним / схожим до ступеня змішування із комерційним найменуванням (або його додатком) іншого суб’єкта;

4) реєстрація і використання суб’єктом господарювання торговельної марки, яка є схожою із комерційним найменуванням (або його додатком) іншого суб’єкта господарювання;

5) використання суб’єктом господарювання чужого комерційного найменування (або його додатку) для позначення належного йому певного, закладу, газети тощо;

6) реєстрація будь-яким суб’єктом авторських прав на певний на твір, який відтворює комерційне найменування (або його додаток) суб’єкта господарювання;

7) реєстрація будь-яким суб’єктом на свої ім'я доменного ім'я, яке відтворює комерційне найменування (або його додаток) певного суб’єкта господарювання.

Даний список можна продовжити, зазначивши наступним пунктом – «інші форми», оскільки, як стверджує прислів’я: поки ви створюєте замок, до нього вже хтось готує відмичку. Новітні технології, які все швидше виникають, та негативний досвід порушників дає останнім змогу шукати інші шляхи порушення прав на комерційне найменування, а тому обмежувати добросовісних суб’єктів господарювання у можливості визнання певних дій порушенням неправильно.